Choix du mot-clé ou du lien commercial payant et contrefaçon

De nombreux Tribunaux ont condamné les titulaires de sites ayant choisi comme mots-clés ou comme lien commercial payant la marque d'un concurrent.
 

Une des premières décisions a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 29 octobre 2002, qui a condamné l’usage du mot-clé "ODIN" comme portant atteinte à la marque "ORGUES ODIN" du demandeur.

Le Tribunal a relevé que le choix de ce mot-clé a pour objet de conduire les internautes qui portent un intérêt aux orgues à consulter un site qu'ils n'auraient pas trouvé d'initiative ; ainsi, le titulaire du site a profité de la renommée de la marque "ODIN" pour se faire connaître et élargir sa clientèle.

Beaucoup d’autres décisions ont été rendues dans ce sens, et cette jurisprudence a été étendue aux liens commerciaux payants.

Les titulaires de sites ont peut être pensé qu’ils échapperaient à toute condamnation, au profit de celle des moteurs de recherches, et en particulier de la Société GOOGLE France, qui ont fait l’objet de condamnations sévères et retentissantes, comme par exemple par la Cour d’appel de Versailles, le 10 mars 2005 , ou la Cour d’appel de Paris, le 1er février 2008.

Cependant, la responsabilité de la Société GOOGLE, qui est parfois retenue en raison du fait qu’elle propose parfois elle-même les marques contrefaisantes à l’annonceur, par son générateur de mot-clé, n’exclut pas la responsabilité du titulaire du Site lui-même (voir par exemple la décision citée plus haut rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON).

Enfin, pour être tout à fait précis, signalons que la Cour de Cassation vient d'interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes pour savoir notamment si le prestataire de services de référencement (comme GOOGLE), qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire (cliquez ici, et ici).

L’appréciation de la contrefaçon elle-même se fait en tenant du compte du risque de confusion existant entre le signe déposé et le signe utilisé, et la similarité entre les produits et services déposés, et ceux utilisés (voir les développements ci-dessus concernant la disponibilité du nom de domaine).

La marque de renommée a une protection un peu particulière, puisque l'article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (mettre un lien) condamne l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

En d'autres termes :
- si la marque est renommée, il ne faut pas l'utiliser à titre de mot-clé, sauf pour désigner les produits légitimement vendus sur le site (voir à cet égard plus loin : vente sur le site)
- si la marque n'est clairement pas connue, on peut alors envisager d’utiliser un signe identique ou similaire pour un produit ou un service différent.

Le choix des mots-clés et des liens commerciaux payants doit donc faire l’objet d’une vigilance particulière.